[스크랩] 특허 및 실용신안의 조기 권리 취득 방법

특허 및 실용신안의 조기 권리 취득 방법 eshangel 2003.07.13 23:35	조회 5,799

발명이나 고안에 대해 가장 빠르게 특허 및 실용신안등록으로 등록받는 방법을 살펴본다. 이를 위해서는 산업재산권에 관한 여러 가지 제도에 대한 설명이 선행되어야 한다.





1. 이중출원제도란?




선행의 실용신안등록출원에 기초하여 특허출원을, 그리고 선행의 특허출원에 기초하여 실용신안등록출원을 할 수 있고, 이 두 출원은 상호 공존할 수 있으나, 그 중 하나만 등록받을 수 있는 제도이다. 즉, 이중출원은 공존하다가 원하는 출원이 등록시점이 되면 하나의 출원이나 등록을 포기하여야 한다.



1999년 7월 1일 이전 법하에서는 출원변경제도라고 하여 특허, 실용신안 및 의장 상호간에 출원의 형식을 변경하는 제도가 있었는데, 1999년 7월 1일부터 실용신안 선등록제도가 도입되면서 그러한 출원변경제도는 폐지되고 이중출원제도가 도입된 것이다.



이중출원제도가 도입된 제도적 취지는 다음과 같다.

특허와 실용신안 사이의 출원의 교류는 인정하여 종전의 출원변경제도의 틀은 유지하면서도, 권리의 조기, 적기 보호를 위하여 라이프 사이클이 짧은 기술의 경우 실용신안으로 보호받다가 후에 기술의 장기보호 필요가 있는 경우에는 특허로 이중출원하여 장기적으로 보호받을 수 있게 하고(실용신안권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 출원일후 10년까지이고, 특허권의 존속기간은 설정등록이 있는 날부터 출원일후 20년까지임), 특허로 출원하였다가 침해품이 생기는 경우 실용신안으로 이중출원하여 조기에 등록받아 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.



이중출원을 할 수 있는 대상에서 주의할 점은 특허출원으로부터 실용신안등록출원을 이중출원하는 경우이다. 특허출원이 방법에 관한 특허청구범위로만 되어 있는 경우에는 실용신안등록출원으로 이중출원을 할 수 없다. 실용신안의 대상에 방법은 포함되지 않기 때문이다. 또한, 물질, 예컨대 농약, 의약, DNA 구조, 미생물, 유리조성물, 시멘트조성물 등은 특허법 보호대상이 되지만 실용신안법상 보호대상은 되지 않으므로, 특허출원이 이들을 대상으로 하고 있다면, 실용신안등록출원으로 이중출원을 할 수 없다.



또한 이중출원을 할 수 있는 시기와 범위도 법으로 정해져 있다.

특허출원을 한 자는 <특허결정서 등본을 송달받기 전까지> 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 실용신안등록출원(이중출원)을 할 수 있다(실용신안법 제17조).

또한, 실용신안등록출원을 한 자는 그 <실용신안등록을 한 날부터 실용신안권의 설정등록후 1년이 되는 날까지> 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 실용신안등록청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 특허출원(이중출원)을 할 수 있다(특허법 제53조).





2. 실용신안제도(선등록제도)란?



원래 실용신안제도는 중소기업이나 개인 발명가의 소발명을 보호, 장려할 목적으로 특허 제도의 보완의 일환으로 도입된 제도이다. 실용신안의 등록 대상인 고안이란 특허의 등록 대상인 발명과 고도성의 유무에 의해서만 구별되고 있다. 따라서, 일명 소발명으로 불릴 만한 기술 내용은 실용신안으로 보호받는 것이 유리하다.



더구나, 1999년 7월부터 실용신안 선등록제도의 도입으로 권리획득 기간이 빨라진 점이 최대의 장점이다. 선등록제도 하에서는 실용신안등록출원시 최초 1년분의 등록료를 납부하여야 하는데, 출원후 기초적 요건 심사후 하자가 없으면, 빠르면 3개월 정도 내에 등록이 된다. 보정이 필요한 경우에는 5개월 내지 6개월 정도 소요된다. 특허출원의 경우 최초의 심사 결과가 나오는 데 걸리는 기간이 최소 2년 정도인 것과 크게 차이가 있다.





3. 우선심사제도란?



특허법상의 제도로서, 특허출원에 관한 심사는 심사청구 순위에 의해 심사를 하게 되는데, 일정한 사유의 경우에는 그 심사순위를 앞당겨 우선적으로 심사할 수 있게끔 하는 제도이다.



우선심사를 청구할 수 있는 요건은 법으로 정해져 있다.

특허법 61조에는 "1. 출원공개후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우 2. 대통령령(특허법 시행령을 말함)이 정하는 특허출원으로서 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우"로 우선심사의 대상을 법으로 정하고 있다.



따라서, 모든 출원에 대해 우선심사를 청구할 수 있는 것이 아니라, 위와 같은 요건에 해당되어야 하고 여러 가지 증빙자료를 제출하여야 우선심사를 받을 수 있는 것이다.





4. 조기공개제도란?




출원공개제도는 원래 심사청구제도와 함께 도입된 제도로서 특허출원후 일정기간이 경과되었을 때에는 특허출원의 심사 유무에 관계 없이 출원내용을 공개함으로써 제3자의 중복투자, 중복연구 등의 예방을 도모하기 위한 제도이다. 출원인 입장에서는 자신의 출원이 공개되면 자신의 발명을 실시하는 자가 있으면 자신의 발명이 특허출원된 발명임을 서면으로 경고하고 보상금 지급 청구를 할 수 있게 된다. 또한 제3자는 특허출원된 발명이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 제공하여 특허출원이 거절되게 심사에 영향을 미칠 수 있게 된다.



그러한 출원공개제도는 특허출원일(우선권주장이 있는 경우는 우선일)부터 1년 6월이 경과한 때에 특허출원을 공개하는 제도인데, 1995년 개정법부터는 출원인의 신청에 의해 1년 6월이 경과하기 전이라도 출원내용을 조기에 공개하는 제도가 도입되었는데, 이것이 조기공개제도이다.



조기공개의 의의는 특허 등록을 빨리 받기 위한 것과는 무관하며, 출원인의 특허출원한 발명을 제3자가 실시하고 있다든지 하는 경우에 위에 언급한 바와 같이 그 제3자에게 경고할 기회를 신속히 제공하여 특허출원인을 보호하기 위한 제도라고 할 수 있다.





5. 결론



이상 살펴본 바와 같이, 출원하고자 하는 기술 내용이 실용신안의 대상이 되는 경우이고 신속히 권리를 받고자 하는 경우라면 일단 실용신안등록출원을 하여 조기에 등록을 받은 다음, 장기 보호할 필요성이 있으면 법정 기간 내에 특허출원으로 이중출원하여 보호받는 것이 바람직하다.



한편, 먼저 특허출원을 한 경우에는 출원과 동시에 심사청구를 하고(특허출원은 이 경우에도 심사결과가 나오기까지 약 2년 정도가 걸린다), 제3자의 침해가 우려될 경우에는 조기공개를 신청하고 또한 우선심사의 대상이 되는 경우라면 우선심사를 신청하여 조속한 심사결과를 받는 것이 바람직하다.

출처 : [직접 서술] 직접 작성

출처 : 해와 달

글쓴이 : 해와달 원글보기

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